EXIGENCE DE DISTINCTIVITE DU SIGNE POUR LE DEPOT D’UNE MARQUE

La marque en France dispose d’une protection spécifique accordée par le législateur, cependant des conditions ont été posées afin de bénéficier de la protection de la marque. Ainsi, le législateur a exigé l’existence de distinctivité du signe pour que la marque puisse valablement être déposée.

Déposer votre marque vous permet d’identifier l’origine de vos produits ou services auprès des consommateurs.

Ainsi lors de son achat le consommateur identifie la marque aux produits ou services concernés.

Or pour pouvoir être enregistrée, votre marque doit remplir un certain nombre de conditions.

Votre marque doit en effet être licite, disponible, et distinctive.

Nous nous attacherons ici à la condition de distinctivité de votre marque.

Cette condition s’explique notamment par le fait qu’il est impératif qu’aucune personne ne puisse se réserver l’utilisation d’une marque qui serait indispensable ou au moins utile aux concurrents.

Ces types de marques, non distinctives, doivent donc rester à la disposition de tous afin de préserver la liberté de la concurrence.

L’exigence de distinctivité n’existe qu’en relation avec les produits ou services que vous voulez commercialiser.

En effet il n’est pas nécessaire que le terme que vous choisissez soit nouveau pour que votre signe soit distinctif.

 

I. Les conséquences de la condition de distinctivité

A) L’exclusion des marques nécessaires, génériques, usuels ou descriptifs

L’exigence de distinctivité est prévue à l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

Ce texte énumère les signes que vous ne pouvez pas enregistrer car ils sont dépourvus de ce caractère distinctif.

Le point a) de l’article exclut ainsi « les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ».

Bien que le texte emploie des qualificatifs différents les juges n’y accordent que peu d’importance car ceux-ci peuvent se recouper.

Il faut simplement retenir que la marque ne doit pas être constitué ni par un signe dont l’utilisation est impérative pour désigner le produit parce qu’elle le désigne, ni par un signe définissant le genre ou la catégorie dont il relève.

Sachez que le fait que le signe appartienne au langage courant ou professionnel est indifférent.

En effet c’est dans sa relation avec le produit ou service concerné que le texte s’applique.

Une marque que vous aurez choisie pourra donc être refusée même si le signe en cause ne concerne que votre secteur d’activité.

Toutefois rien ne vous interdit de choisir un signe qui évoque le produit de manière plus ou moins directe ou astucieuse.

A titre d’exemple la marque Peau d’Ange a été jugée valable pour des produits cosmétiques (CA Paris, 12 janvier 2001).

Le choix d’un signe évocateur peut vous être utile dans le sens où il permettra d’accentuer votre impact psychologique sur le consommateur notamment dans la publicité.

Comme la distinctivité s’apprécie par rapport au langage courant ou professionnel, même un terme peu connu du grand public peut être considéré comme dénué de caractère distinctif s’il est générique dans votre secteur d’activité.

Si vous optez pour des termes étrangers vous devez vérifier si le signe en cause est entré dans le langage courant ou professionnel et s’il est compris par une large fraction du public concerné.

En effet si c’est le cas il ne pourra pas être enregistré en raison de son défaut de distinctivité.

En outre vous ne pourrez pas vous retrancher derrière le fait que vos produits sont uniquement destinés à l’exportation.

En effet l’appréciation se fait au moment de votre dépôt eu égard au public concerné dans le pays auquel vous procéder au dépôt.

Dans le cas d’une marque communautaire, comme elle a vocation à produire des effets sur tout le territoire de l’Union Européenne, il suffit que la marque que vous ayez choisie soit générique dans un seul Etat Membre pour être exclue de l’enregistrement.

Il vous est toujours possible de déposer une marque composée d’un signe générique si vous y rajoutez un nouvel élément.

Par exemple vous ne pourrez pas déposer le signe Agenda pour désigner des agendas, mais vous pourrez obtenir une protection si vous optez pour une marque telle qu’Agenda XY (Cour cass, 24 janvier 1995).

Toutefois sachez que, comme ce type de signe n’est pas doté d’une grande distinctivité, vous ne pourrez pas vous opposer à l’utilisation par vos concurrents de la partie de votre signe considérée comme générique.

Dans le cadre de notre exemple le titulaire de la marque Agenda XY ne peut pas s’opposer à l’emploi du terme agenda par ses concurrents dans leurs publicités.

Le point b) de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle exclut, lui, les signes « pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment, l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

Là aussi cette exclusion s’explique par un but d’intérêt général.

En effet il s’agit d’éviter que vous ou un de vos concurrents puisse se réserver une marque décrivant un trait caractéristique des produits ou services en causes, afin que le signe puisse être librement utilisé par tous ceux qui proposent le même type de produits ou services.

En outre sachez que cette exclusion est applicable même si le signe que vous avez choisi a des synonymes (CA Paris, 12 septembre 2003).

Comme précédemment dans le cas d’une marque communautaire, vous devez choisir un signe que sera descriptif dans aucun Etat Membre.

En effet on pourra vous opposer la nullité de votre marque communautaire pour défaut de distinctivité même si le signe est jugé descriptif dans la langue d’un seul Etat Membre.

Là aussi rien ne vous empêche de choisir un signe qui évoque ou suggère plus ou moins directement une caractéristique d’un produit ou service.

Par exemple ont été admises les marques Double Douceur pour des produits laitiers (CA Paris, 13 novembre 1996) ou Espace pour un fameux véhicule spacieux (CA Versailles, 10 mars 1995).

B) L’exclusion des marques constitués par la forme du produit

Vous avez également la possibilité d’enregistrer comme marque des formes tridimensionnelles à condition qu’elle respecte les conditions posées par la loi.

Pour que vous puissiez enregistrer une forme comme marque, elle ne doit pas être imposée par la nature ou la fonction du produit, ou ne pas conférer au produit sa valeur substantielle.

L’exclusion de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit est prévue au point c) de l’article L 711-2 du CPI.

Sachez que les juges assimilent à la forme du produit la forme de l’emballage de ceux-ci.

Pour que l’enregistrement soit exclu, cela doit être les caractéristiques essentielles de la forme considérée qui doivent répondre à une fonction technique.

Vous ne pouvez pas échapper à l’exclusion si vous rajouter des caractéristiques secondaires lorsque les caractéristiques considérées comme essentielles par le juge répondent à une fonction technique.

Le juge décidera souverainement s’il s’agit de caractéristiques essentielles ou non.

Enfin vous serez encore soumis à l’exclusion même si vous démontrez que d’autres formes peuvent mener au résultat technique (Cour cass, 21 janvier 2004).

L’exclusion de la forme conférant au produit sa valeur substantielle est prévue au point c) de l’article L 711-2 du CPI.

Par exemple vous ne pourrez pas enregistrer comme marque la forme d’une montre lorsque vous souhaiter en vendre.

 

II. L’appréciation de la distinctivité de la marque par le juge

A) Les critères d’appréciation utilisés

Ce sont l’office national de propriété intellectuelle chargée de l’examen de la demande d’enregistrement, ou le juge dans le cadre d’une demande en nullité de votre marque, qui apprécient la distinctivité de votre signe.

L’office national pour la France est l’Institut National de la Propriété Intellectuelle(OMPI).

Pour une marque communautaire l’office compétent est l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Selon la jurisprudence un signe constitué de plusieurs éléments non distinctifs ne sera soumis à l’exclusion que s’il correspond exactement à la façon dont le public concerné désigne habituellement le produit ou l’une de ses caractéristiques (CJCE, Baby dry 20 octobre 2001).

En effet vous pouvez combiner des éléments qui ne sont pas distinctifs lorsqu’en raison de la combinaison que vous avez effectuée, la marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion d’éléments non distinctifs.

Cependant sachez que si vous optez pour une combinaison d’éléments non distinctifs, votre marque sera considérée comme une « marque faible ».

Comme sa distinctivité restera faible il sera plus facile pour un concurrent de vous opposer la nullité de votre marque dans le cadre d’une action en contrefaçon, ou encore il vous sera tout simplement plus difficile de prouver la contrefaçon de votre marque.

Enfin sachez que vous ne pouvez pas arguer du fait que votre marque a été valablement enregistrée une première dans un Etat Membre de la communauté.

En effet chaque office national des pays membres de l’Union Européenne sont indépendants les uns des autres et obéissent à leur propres règles.

Toutefois l’autorité nationale pourra tenir compte de cela mais sans être obligée de suivre la décision du premier office.

On pourrait penser qu’invoquer le principe de l’égalité de traitement permettrait l’enregistrement de votre marque, mais comme ce principe doit être concilié avec le respect de la légalité, cet argument n’est pas pertinent.

En effet le respect de la légalité implique que personne ne peut « invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique ».

B) La possibilité d’acquérir la distinctivité par l’usage de votre marque

L’article L 711-2 du CPI prévoit encore la possibilité d’acquérir la distinctivité pour votre marque grâce à l’usage que vous en faites.

C’est l’hypothèse où votre marque était dénuée de distinctivité lors de son enregistrement et qu’un concurrent demande ainsi la nullité de celle-ci.

C’est alors à vous de d’établir l’acquisition de la distinctivité lors de l’instance.

Pour bénéficier de cette disposition il faut que vous prouviez que, grâce à l’usage que vous avez fait de votre marque, elle a pris une nouvelle signification dans l’esprit du public.

Pour une marque communautaire l’acquisition de la distinctivité doit être prouvée pour l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.

Sachez que pour prouver cette acquisition il faudra vous appuyer notamment sur l’intensité, la durée et l’étendue géographique de votre usage.

Vous pouvez aussi vous fonder sur la part de marché que vous détenez, l’importance des investissements que vous avez réalisés pour promouvoir votre marque, ou encore la proportion des consommateurs qui identifie votre marque et le produit qui y est attaché.

Cependant même si vous arrivez à démontrer l’acquisition de la distinctivité par l’usage, vous êtes protégés seulement contre une marque dont l’utilisation a débuté après la date à laquelle votre marque a acquis son caractère distinctif.

Ainsi pendant la période intermédiaire, entre le moment de l’enregistrement de votre marque et celui où vous prouvez sa distinctivité, vous ne pouvez pas agir contre un concurrent en contrefaçon.

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