{"id":1573,"date":"2023-10-03T13:33:02","date_gmt":"2023-10-03T13:33:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.murielle-cahen.com\/a\/?p=1573"},"modified":"2023-10-31T10:32:42","modified_gmt":"2023-10-31T10:32:42","slug":"transmission-des-droits-attaches-au-brevet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.murielle-cahen.com\/a\/transmission-des-droits-attaches-au-brevet\/","title":{"rendered":"Transmission des droits attach\u00e9s au brevet"},"content":{"rendered":"

Les actes transmettant ou modifiant les droits attach\u00e9s \u00e0 <\/strong>une demande de brevet<\/strong><\/a> ou \u00e0 un brevet doivent, pour \u00eatre opposables aux tiers, \u00eatre inscrits sur le Registre national des brevets . L\u2019arr\u00eat rendu par la cour d\u2019appel de Paris le 21 septembre 2022 en fournit une nouvelle illustration et vient rappeler l\u2019importance cruciale pour les titulaires de brevets de mettre \u00e0 jour les registres (1). <\/strong><\/p>\n

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L\u2019article L.\u00a0613-9, alin\u00e9a 1er, du code de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attach\u00e9s \u00e0 une demande de brevet ou \u00e0 un brevet doivent, pour \u00eatre opposables aux tiers , \u00eatre inscrits sur le Registre national des brevets . Cette exigence se retrouve \u00e9galement en mati\u00e8re de marques (CPI, art. L.\u00a0714-7, al. 1er), de dessins et mod\u00e8les (CPI, art. L.\u00a0513-3, al. 1er) et de topographies de semi-conducteurs (CPI, art. L. 622-7).<\/p>\n

Les tribunaux ont r\u00e9guli\u00e8rement l\u2019occasion de rappeler cette r\u00e8gle, notamment en mati\u00e8re d\u2019action en contrefa\u00e7on en d\u00e9clarant comme irrecevable \u00e0 agir tout cessionnaire \u2013 ou licenci\u00e9 \u2013 dont l\u2019acte juridique emportant transfert du droit n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une inscription au registre national (2).<\/p>\n

L\u2019arr\u00eat ici comment\u00e9, rendu par la cour d\u2019appel de Paris le 21 septembre 2022, vient rappeler l\u2019importance cruciale pour les titulaires de brevets de mettre \u00e0 jour les registres. Les faits de cette affaire sont les suivants : le 15 juillet 2011, la soci\u00e9t\u00e9 de droit panam\u00e9en Finter Lane a d\u00e9pos\u00e9 une demande de brevet europ\u00e9en EP11174136.9 ayant pour titre \u00ab Dispositif de maintien de pi\u00e8ces m\u00e9caniques \u00bb, d\u00e9signant Monsieur L. comme inventeur et ayant par la suite fait l\u2019objet d\u2019une extension \u00e0 l\u2019international.<\/p>\n

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Le 10 janvier 2013, le titulaire de la demande de brevet europ\u00e9en a conclu un \u00ab contrat de vente et de cession d\u2019un brevet\u00a0 \u00bb organisant la cession de ladite demande de brevet au profit de la soci\u00e9t\u00e9 de droit suisse ECS Swisscollet. Quelques jours apr\u00e8s la signature de ce contrat, la soci\u00e9t\u00e9 ECS Swisscollet a conc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise Meca Production une licence exclusive d\u2019exploitation<\/a> de la demande de brevet. Par jugement du 20 ao\u00fbt 2015, le tribunal de premi\u00e8re instance de Gen\u00e8ve a prononc\u00e9 la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 suisse, ayant entra\u00een\u00e9 sa dissolution.<\/p>\n

\u00c0 la suite de ce jugement, Monsieur L., inventeur mentionn\u00e9 dans la demande de brevet\u00a0 EP111 741 36.9, a inform\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 Meca Production de la \u00ab caducit\u00e9 \u00bb de tous les contrats consentis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ECS Swisscollet, et l\u2019a enjoint de cesser toute exploitation du brevet en cause et de lui adresser un \u00e9tat des ventes li\u00e9es \u00e0 l\u2019exploitation de la licence relative \u00e0 ce brevet .<\/p>\n

Estimant que Monsieur L. invoquait illicitement la qualit\u00e9 de titulaire de la demande de brevet en cause, la soci\u00e9t\u00e9 Meca Production a assign\u00e9 cet inventeur, la soci\u00e9t\u00e9 Finter Lane, ainsi que la soci\u00e9t\u00e9 ECS Swisscollet, devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire), en contrefa\u00e7on de brevet .<\/p>\n

Dans cette affaire, le juge de la mise en \u00e9tat a ordonn\u00e9 la disjonction de la proc\u00e9dure, en scindant l\u2019instance relative \u00e0 la d\u00e9termination de la qualit\u00e9 de propri\u00e9taire du brevet et celle relative \u00e0 la contrefa\u00e7on.<\/p>\n

Par d\u00e9cision du 6 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a consid\u00e9r\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 suisse ECS Swiscollet est le propri\u00e9taire de la demande de brevet en cause. La soci\u00e9t\u00e9 Finter Lane et l\u2019inventeur de la demande de brevet en cause ont ainsi interjet\u00e9 appel de la d\u00e9cision.<\/p>\n

I. Sur la demande de brevet<\/h2>\n

A. L\u2019inscription peut intervenir \u00e0 tout moment \u00e0 compter de la conclusion de l\u2019acte<\/h3>\n

Elle se fait \u00e0 la demande de la partie la plus diligente, mais il est n\u00e9cessaire de pouvoir \u00e9tablir sa qualit\u00e9 \u00e0 inscrire. Un acte ne peut \u00eatre inscrit que si la personne indiqu\u00e9e dans l\u2019acte comme le titulaire du d\u00e9p\u00f4t avant la modification r\u00e9sultant de l\u2019acte est inscrite comme tel au registre. Si des ruptures d\u2019inscriptions existent dans le registre, il sera n\u00e9cessaire de les combler avant de proc\u00e9der \u00e0 la derni\u00e8re inscription, ce qui retarde d\u2019autant la possibilit\u00e9 d\u2019opposer aux tiers sa propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Cette obligation d\u2019\u00e9tablir une cha\u00eene d\u2019inscriptions ininterrompue se retrouve pour chacun des registres. Il est parfois difficile de r\u00e9pondre \u00e0 cette exigence, si des propri\u00e9taires ant\u00e9rieurs ont d\u00e9finitivement disparu, en g\u00e9n\u00e9ral, en raison de fusion, absorption, dissolution, etc. Dans ce cas, il sera n\u00e9cessaire de former aupr\u00e8s de l\u2019office une demande pour d\u00e9roger \u00e0 cette obligation.<\/p>\n

Il y a, en la mati\u00e8re, une situation qui semble contraire \u00e0 la fonction de l\u2019inscription dans l\u2019obligation d\u2019avoir une cha\u00eene ininterrompue de propri\u00e9taires. Le registre remplit une fonction de publicit\u00e9, il n\u2019\u00e9tablit pas la validit\u00e9 du titre, pas plus qu\u2019il ne contr\u00f4le la substance du contrat.<\/p>\n

Le transfert de propri\u00e9t\u00e9 ou l\u2019attribution d\u2019une jouissance est valable en dehors de la publicit\u00e9. Ce qui compte pour les tiers comme pour le propri\u00e9taire, c\u2019est de pouvoir inscrire l\u2019\u00e9tat actuel du brevet et non les circulations ant\u00e9rieures. On peut d\u2019ailleurs penser que la possession et l\u2019apparence doivent jouer leur r\u00f4le. Enfin, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019 inscription , il est possible d\u2019opposer les droits n\u00e9s d\u2019un acte \u00e0 un tiers afin de pouvoir rapporter la connaissance, par ce dernier, de la situation cr\u00e9\u00e9e par le contrat (Paris, 24 avr. 1986, Juris-Data no\u00a01986-022551). L\u2019opposabilit\u00e9 n\u2019est plus erga omnes mais simplement efficace \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la personne inform\u00e9e par le biais d\u2019une notification (CPI, art. L. 613-8 ).<\/p>\n

B. La propri\u00e9t\u00e9 de la demande de brevet<\/h3>\n

Selon les appelants, la propri\u00e9t\u00e9 de la demande de brevet en cause avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9troc\u00e9d\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 Finter Lane du fait de la r\u00e9siliation du contrat de cession initial conclu avec la soci\u00e9t\u00e9 Swisscollect. La r\u00e9siliation du contrat avait, selon les appelants, \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e par la remise en mains propres d\u2019un courrier de mise en demeure en raison du non-paiement de la premi\u00e8re annuit\u00e9 due par la cessionnaire en vertu dudit contrat.<\/p>\n

L\u2019intim\u00e9e, pour sa part, soutenait que la soci\u00e9t\u00e9 Swisscollect demeurait la propri\u00e9taire de la demande de brevet, le contrat de cession n\u2019ayant pas fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9siliation valable. En effet, la clause r\u00e9solutoire du contrat de cession stipulait que le vendeur devait adresser \u00e0 l\u2019acqu\u00e9reur une lettre de mise en demeure par lettre recommand\u00e9e avec accus\u00e9 de r\u00e9ception, formalit\u00e9 qui n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 accomplie par la soci\u00e9t\u00e9 Finter Lane.<\/p>\n

L\u2019intim\u00e9e arguait \u00e9galement que la mise en demeure \u00e9tait d\u00e9pourvue de force probante, que l\u2019on ignorait l\u2019identit\u00e9 de la personne ayant pr\u00e9tendument re\u00e7u la mise en demeure en mains propres et que les signatures y figurant n\u2019\u00e9taient pas lisibles. Pour identifier le propri\u00e9taire du brevet, il revenait donc \u00e0 la cour de d\u00e9terminer si le contrat de cession avait \u00e9t\u00e9 valablement r\u00e9sili\u00e9.<\/p>\n

En l\u2019occurrence, le contrat de cession ne d\u00e9signait pas de loi applicable. \u00c0 d\u00e9faut de choix des parties, la cour a appliqu\u00e9 l\u2019article\u00a04 du r\u00e8glement (CE) n\u00b0 593\/2008, dit \u00ab Rome I \u00bb, r\u00e9dig\u00e9 comme suit : \u00ab Lorsque le contrat n\u2019est pas couvert par le paragraphe\u00a01 ou que les \u00e9l\u00e9ments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) \u00e0 h) du paragraphe\u00a01, le contrat est r\u00e9gi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caract\u00e9ristique a sa r\u00e9sidence habituelle. \u00bb<\/p>\n

Sur ce point, la cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a consid\u00e9r\u00e9 que la prestation principale d\u2019un contrat de cession de brevet consiste en la mise \u00e0 disposition du brevet , et donc que la loi applicable \u00e9tait la loi du droit du pays du c\u00e9dant, \u00e0 savoir, en l\u2019esp\u00e8ce, la loi panam\u00e9enne. Cette d\u00e9cision vient confirmer sans grande surprise que c\u2019est bien le c\u00e9dant qui fournit la prestation caract\u00e9ristique du contrat de cession de brevet.<\/p>\n

Il restait donc \u00e0 d\u00e9terminer si, au regard du droit panam\u00e9en, le contrat de cession pouvait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme valablement r\u00e9sili\u00e9. \u00c0 cet \u00e9gard, les appelants ont vers\u00e9 une attestation d\u2019un cabinet d\u2019avocat panam\u00e9en indiquant que, selon le droit panam\u00e9en, le formalisme de la lettre recommand\u00e9e avec accus\u00e9 de r\u00e9ception a pour unique objectif de garantir que le d\u00e9biteur a effectivement re\u00e7u ladite lettre, et qu\u2019en cons\u00e9quence la notification de la mise en demeure en mains propres \u00e0 l\u2019acqu\u00e9reur \u2013 ayant date certaine \u2013, ne suffit pas \u00e0 faire \u00e9chec \u00e0 l\u2019application de la clause r\u00e9solutoire contractuelle. Ainsi, en l\u2019esp\u00e8ce, le non-respect des modalit\u00e9s formelles de mise en \u0153uvre du m\u00e9canisme de r\u00e9siliation pr\u00e9vue au sein du contrat de cession ne permet pas de consid\u00e9rer que le contrat n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 valablement r\u00e9sili\u00e9.<\/p>\n

Ce point \u00e9clairci, la cour d\u2019appel a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il ressortait de l\u2019examen des pi\u00e8ces vis\u00e9es ci-dessous (vers\u00e9es par les appelants) que la mise en demeure avait effectivement \u00e9t\u00e9 remise \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 Swisscollet :<\/p>\n

Un courrier intitul\u00e9 \u00ab mise en demeure \u00bb vers\u00e9 au d\u00e9bat qui comporte une signature, le cachet de la soci\u00e9t\u00e9 ECS Swisscollet, indiquant \u00e0 deux reprises la date du 24 d\u00e9cembre 2014 ainsi que la mention \u00ab remise en mains propres \u00bb ;<\/p>\n

L\u2019attestation d\u2019un expert-comptable de la soci\u00e9t\u00e9 Finter Lane qui pr\u00e9cise qu\u2019il s\u2019est personnellement rendu au si\u00e8ge de la soci\u00e9t\u00e9 ECS Swisscollet le 24 d\u00e9cembre 2014, en sa qualit\u00e9 de repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9 Finter Lane pour la Suisse, en vue de remettre en mains propres un courrier de mise en demeure de payer \u00e0 la suite d\u2019un d\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cution d\u2019une obligation contractuelle ;<\/p>\n

L\u2019attestation d\u2019une secr\u00e9taire comptable, employ\u00e9e de la soci\u00e9t\u00e9 Swisscollet, certifiant qu\u2019elle avait re\u00e7u en mains propres et sign\u00e9 la lettre de mise en demeure et qu\u2019elle l\u2019avait remise au repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9 Swisscollet.<\/p>\n

L\u2019intim\u00e9e n\u2019ayant pas contest\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 ECS Swisscollet n\u2019avait pas r\u00e9gl\u00e9 la premi\u00e8re annuit\u00e9 due en application du contrat de cession et que la mise en demeure \u00e9tait demeur\u00e9e sans effet, la cour a ainsi retenu que le contrat de cession avait \u00e9t\u00e9 valablement r\u00e9sili\u00e9.<\/p>\n

Suivant ce raisonnement, la cour a ainsi infirm\u00e9 le jugement du tribunal judiciaire de Paris et retenu que la demande de brevet appartient \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 Finter Lane. En revanche, la cour n\u2019a pas retenu Monsieur L. comme propri\u00e9taire de la demande de brevet. Ce dernier avait demand\u00e9 \u00e0 la cour de voir constater qu\u2019il \u00e9tait \u00ab le b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique de la demande de brevet litigieux \u00bb et donc que la r\u00e9trocession de la propri\u00e9t\u00e9 de la demande de brevet \u00e9tait intervenue \u00ab simultan\u00e9ment \u00bb \u00e0 son profit. Cette notion \u00e9tant inexistante en droit fran\u00e7ais, la cour a refus\u00e9 de statuer sur ce point.<\/p>\n

II. Sur l\u2019opposabilit\u00e9 du transfert de propri\u00e9t\u00e9<\/h2>\n

A. La publicit\u00e9 du contrat vise \u00e0 en rendre les effets opposables aux tiers<\/h3>\n

L\u2019acte publi\u00e9 est pr\u00e9sum\u00e9 connu de tous, l\u2019acte non publi\u00e9 est pr\u00e9sum\u00e9 ignor\u00e9 de tous. Une inscription s\u2019impose pour tous les actes visant le brevet, quelle que soit la port\u00e9e de celui-ci, qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019un acte constitutif ou translatif. L\u2019inscription ne se limite pas \u00e0 la situation du brevet , elle vise aussi la situation de son propri\u00e9taire ; il faut pour ce dernier que le registre soit \u00e0 jour du nom, de la forme sociale, de l\u2019adresse ou encore de son statut matrimonial.<\/p>\n

Pour maintenir l\u2019opposabilit\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments inscrits sur un registre de brevets, l\u2019inscription est imp\u00e9rative pour toute transmission ou modification des droits attach\u00e9s au brevet , c\u2019est-\u00e0-dire les transferts de propri\u00e9t\u00e9, les concessions, les s\u00fbret\u00e9s et \u00e9ventuellement les revendications de propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Si ces inscriptions ne sont pas r\u00e9alis\u00e9es, non seulement la situation juridique nouvelle est inopposable aux tiers , ce qui \u00e9carte la possibilit\u00e9 d\u2019agir en justice pour d\u00e9fendre sa propri\u00e9t\u00e9, mais en plus, il y a une fragilisation du titre au moment du renouvellement. Sont, en revanche, facultatives pour maintenir la pleine opposabilit\u00e9 des actes portant sur un bien intellectuel les inscriptions des changements de d\u00e9nomination sociale, de nature juridique du propri\u00e9taire ou du licenci\u00e9, d\u2019adresse. Cette libert\u00e9 existe devant l\u2019INPI, l\u2019OEB et l\u2019OMPI.<\/p>\n

Dans certains pays, ces inscriptions sont obligatoires et peuvent remettre en cause la validit\u00e9 du titre. Surtout, m\u00eame lorsqu\u2019elles ne sont pas obligatoires, les informations nouvelles non inscrites ne sont pas opposables aux tiers , ce qui peut \u00eatre un probl\u00e8me, pour un changement d\u2019adresse par exemple.<\/p>\n

Si les personnes inscrites ne changent pas (propri\u00e9taire, licenci\u00e9, etc.) mais que des \u00e9l\u00e9ments les identifiant \u00e9voluent, il faut encore envisager les proc\u00e9dures d\u2019inscription. Si les coordonn\u00e9es changent, certains offices imposent l\u2019inscription d\u2019un tel changement. Pour ces modifications tenant aux personnes inscrites et non aux actes, en premier lieu on v\u00e9rifie si le changement emporte un changement de personne (physique ou morale). Il y a modification de la personne \u00e0 la suite d\u2019une cession, d\u2019une fusion, \u00e9ventuellement \u00e0 la suite d\u2019une scission d\u2019une personne morale.<\/p>\n

Si les appelants sont parvenus \u00e0 d\u00e9montrer que la demande de brevet <\/a>appartient d\u00e9sormais \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 Finter Lane, il n\u2019en demeure pas moins que le transfert de propri\u00e9t\u00e9 du brevet doit \u00eatre opposable \u00e0 l\u2019intim\u00e9e. \u00c0 cet \u00e9gard, l\u2019intim\u00e9e soutenait que le transfert de propri\u00e9t\u00e9 lui \u00e9tait inopposable \u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir fait l\u2019objet d\u2019une publication au registre europ\u00e9en des brevets .<\/p>\n

En l\u2019occurrence, la cour a effectivement constat\u00e9 que le transfert de la qualit\u00e9 de propri\u00e9taire n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une publication aupr\u00e8s de l\u2019OEB, et a donc consid\u00e9r\u00e9, sans surprise, qu\u2019il demeure inopposable \u00e0 l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n

Les conventions portant sur des brevets sont soumises \u00e0 des r\u00e8gles strictes de formalisme, l\u2019obligation d\u2019\u00e9tablir un \u00e9crit (CPI, art. L.\u00a0613-18. \u2013 C.-Th. BARREAU-SALIOU, Les publicit\u00e9s l\u00e9gales \u2013 Information du public et preuve des actes, 1990, LGDJ, nos 98 et 211. \u2013 Com. 4 nov. 1976, Dossiers brevets 1977, III, p.\u00a07. \u2013 TGI Bordeaux, 22 sept. 1987, PIBD 422\/1987, III, p.\u00a0435), dont la fonction est d\u2019assurer la validit\u00e9, la publicit\u00e9 et l\u2019opposabilit\u00e9 de l\u2019acte (CPI, art. L. 613-9).<\/p>\n

B. La contrefa\u00e7on de Brevet<\/h3>\n

La contrefa\u00e7on<\/a> constitue la qualification sp\u00e9cifique en propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle pour toute atteinte ou tout usage non autoris\u00e9 d\u2019un bien intellectuel, dont un brevet. Elle vise toute utilisation non autoris\u00e9e d\u2019une invention appropri\u00e9e. Cette qualification sp\u00e9cifique est requise notamment en raison de la conservation de la jouissance du brevet par son propri\u00e9taire lors de l\u2019utilisation frauduleuse. Le droit civil de la contrefa\u00e7on impose de pr\u00e9senter, dans un premier temps, les \u00e9l\u00e9ments constitutifs de la contrefa\u00e7on puis, dans un second temps, la proc\u00e9dure civile tendant \u00e0 faire condamner la contrefa\u00e7on constat\u00e9e.<\/p>\n

La contrefa\u00e7on est une atteinte au brevet. Il s\u2019agit en pratique d\u2019une copie, d\u2019une utilisation non autoris\u00e9e, d\u2019un bien appropri\u00e9, le contenu de la copie pris en compte variant selon l\u2019objet appropri\u00e9 par tel ou tel r\u00e9gime de propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

La contrefa\u00e7on est constitu\u00e9e par toute atteinte \u00e0 un brevet. Cette d\u00e9finition large recouvre pr\u00e9cis\u00e9ment l\u2019objectif du l\u00e9gislateur. La d\u00e9finition l\u00e9gale de l\u2019atteinte \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 se fait par le biais de renvois ou par une formule synth\u00e9tique, adopt\u00e9e pour le droit des brevets \u00e0 l\u2019article L.\u00a0615-1 du code de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle qui effectue un renvoi aux articles L.\u00a0613-3 \u00e0 L.\u00a0613-6.<\/p>\n

Ainsi, constitue une offre, au sens de l\u2019article L. 613-3 du code de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle, toute op\u00e9ration mat\u00e9rielle tendant \u00e0 pr\u00e9parer la client\u00e8le potentielle \u00e0 la commercialisation prochaine d\u2019un produit, m\u00eame s\u2019il est encore au stade de prototype non homologu\u00e9, dans la mesure o\u00f9 la pr\u00e9sentation du produit sous forme de prototype est susceptible de d\u00e9tourner une partie de la client\u00e8le du produit brevet\u00e9 (3).<\/p>\n

L\u2019accomplissement de tels actes sans autorisation pr\u00e9alable du propri\u00e9taire du brevet constitue une contrefa\u00e7on. La m\u00e9thode l\u00e9gislative adopt\u00e9e pour d\u00e9finir les actes de contrefa\u00e7on diff\u00e8re un peu, la contrefa\u00e7on est \u00e9tablie d\u00e8s lors qu\u2019il y a atteinte aux pr\u00e9rogatives, ou fonctions, attach\u00e9es au brevet. Toutes les exceptions, toutes les limites \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9, sont hors du droit de la contrefa\u00e7on. La contrefa\u00e7on est constitu\u00e9e par l\u2019usage du bien, la reproduction du bien, son importation, sa d\u00e9tention en vue de son utilisation ou de sa mise dans le commerce.<\/p>\n

Une limite importante est constitu\u00e9e par la r\u00e8gle de l\u2019\u00e9puisement des droits assurant une libre circulation des biens intellectuels sur le territoire de l\u2019Union europ\u00e9enne. La contrefa\u00e7on ne se limite pas \u00e0 cette seule hypoth\u00e8se.<\/p>\n

Sans qu\u2019il y ait une reproduction \u00e0 l\u2019identique, il est possible que la reproduction reprenne les caract\u00e9ristiques principales du bien appropri\u00e9. La question est alors de d\u00e9terminer si cela constitue ou non une contrefa\u00e7on. La contrefa\u00e7on s\u2019appr\u00e9cie par la reprise des caract\u00e9ristiques essentielles du bien appropri\u00e9.<\/p>\n

L\u2019appr\u00e9ciation de la contrefa\u00e7on<\/a> s\u2019effectue au regard des ressemblances, non des diff\u00e9rences. L\u2019imitation est donc une contrefa\u00e7on comme la copie servile, ce qui \u00e9tend le domaine de la propri\u00e9t\u00e9. En droit des brevets, il s\u2019agit de l\u2019utilisation de moyens \u00e9quivalents (Com. 2 nov. 2011, Propr. ind. 2012. Comm. 30, obs. P. Vigand).<\/p>\n

La contrefa\u00e7on par \u00e9quivalence suppose que le moyen incrimin\u00e9 produise le m\u00eame effet technique que celui produit par le moyen revendiqu\u00e9 (4).<\/p>\n

En pr\u00e9sence de diff\u00e9rences de forme des moyens mis en \u0153uvre, la reproduction de l\u2019invention ne constitue pas une reproduction litt\u00e9rale des caract\u00e9ristiques des revendications, mais que, remplissant les m\u00eames fonctions en vue du m\u00eame r\u00e9sultat que l\u2019invention, ou la fonction exerc\u00e9e par cette forme diff\u00e9rente des moyens procurait les m\u00eames avantages en vue du m\u00eame r\u00e9sultat, constitue une contrefa\u00e7on par \u00e9quivalence.<\/p>\n

On peut aussi int\u00e9grer dans ce cas la livraison ou l\u2019offre de livraison des moyens en vue de la mise en \u0153uvre du brevet. La Cour de cassation a ainsi rappel\u00e9 que la contrefa\u00e7on, par fourniture de moyens, d\u2019un brevet couvrant une invention consistant en une combinaison de moyens peut r\u00e9sulter de la fourniture d\u2019un moyen se rapportant \u00e0 un \u00e9l\u00e9ment essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent \u00e9vident que ce moyen est apte et destin\u00e9 \u00e0 la mise en \u0153uvre de cette invention, alors m\u00eame qu\u2019il en est un \u00e9l\u00e9ment constitutif.<\/p>\n

Au m\u00eame visa, elle ajoute qu\u2019est interdite, \u00e0 d\u00e9faut de consentement du propri\u00e9taire du brevet, la livraison ou l\u2019offre de livraison, sur le territoire fran\u00e7ais, \u00e0 une personne autre que celles habilit\u00e9es \u00e0 exploiter l\u2019invention brevet\u00e9e, des moyens de mise en \u0153uvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant \u00e0 un \u00e9l\u00e9ment essentiel, de sorte qu\u2019il est indiff\u00e9rent que ce moyen puisse consister en un \u00e9l\u00e9ment consommable, s\u2019il rev\u00eat ce caract\u00e8re essentiel (5).<\/p>\n

\u00c0 l\u2019inverse de la proc\u00e9dure p\u00e9nale, la bonne foi du contrefacteur est indiff\u00e9rente en droit civil, sous r\u00e9serve de quelques exceptions. Toutefois, en droit des brevets, la bonne foi est prise en consid\u00e9ration pour une partie des actes de contrefa\u00e7on, dans une approche oppos\u00e9e \u00e0 celle du droit d\u2019auteur. L\u2019article L.\u00a0615-1, alin\u00e9a\u00a03, du code de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle expose une liste limitative d\u2019actes constituant des contrefa\u00e7ons uniquement si l\u2019auteur de ces actes les a \u00e9t\u00e9 commis en connaissance de cause.<\/p>\n

La bonne foi peut \u00eatre invoqu\u00e9e en cas d\u2019offre, de mise dans le commerce, d\u2019utilisation, de d\u00e9tention en vue de l\u2019utilisation ou de mise dans le commerce d\u2019un produit contrefaisant (Com. 6 nov. 2012, PIBD\u00a02013, no 976, III-893 ; Propr. ind. 2014. Comm. 1, note P. Vigand). Dans tous les autres cas, elle est indiff\u00e9rente.<\/p>\n

Pour que l\u2019action en contrefa\u00e7on soit recevable, il est n\u00e9cessaire que le brevet soit opposable aux tiers, ce qui est acquis \u00e0 la date \u00e0 laquelle la demande de brevet a \u00e9t\u00e9 rendue publique (CPI, art. L. 615-4 ). Les faits ant\u00e9rieurs \u00e0 la publication de cette demande ne peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme ayant port\u00e9 atteinte aux droits qui y sont attach\u00e9s. L\u2019article L.\u00a0615-4 ajoute deux cas particuliers \u00e0 cette r\u00e8gle.<\/p>\n

D\u2019une part, entre la date de publication de la demande et celle de publication de la d\u00e9livrance du brevet, ce dernier n\u2019est opposable que dans la mesure o\u00f9 les revendications n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tendues apr\u00e8s la premi\u00e8re de ces dates.<\/p>\n

D\u2019autre part, lorsque le brevet concerne l\u2019utilisation d\u2019un micro-organisme, il n\u2019est opposable qu\u2019\u00e0 compter du jour o\u00f9 le micro-organisme est mis \u00e0 la disposition du public. Un d\u00e9calage, pouvant atteindre jusqu\u2019\u00e0 dix-huit mois en droit des brevets, entre le moment o\u00f9 na\u00eet la propri\u00e9t\u00e9 et le moment o\u00f9 la propri\u00e9t\u00e9 est opposable, peut exister. Cette p\u00e9riode grise est combl\u00e9e par le propri\u00e9taire du brevet par une notification.<\/p>\n

Les faits post\u00e9rieurs \u00e0 la notification faite au pr\u00e9sum\u00e9 contrefacteur d\u2019une copie de la demande de brevet peuvent \u00eatre poursuivis en contrefa\u00e7on. Dans tous les cas, le tribunal saisi sursoit \u00e0 statuer jusqu\u2019\u00e0 la d\u00e9livrance du brevet. L\u2019opposabilit\u00e9 doit aussi \u00eatre envisag\u00e9e pour les cessions de brevets, toutes les fois o\u00f9 la cession doit faire l\u2019objet d\u2019une publication. Un d\u00e9lai cr\u00e9ant une \u00e9ventuelle p\u00e9riode grise se retrouve. Elle peut faire \u00e9ventuellement l\u2019objet d\u2019un am\u00e9nagement contractuel.<\/p>\n

Les actions en contrefa\u00e7on<\/a> sont prescrites par cinq ans \u00e0 compter des faits qui en sont la cause. Le point de d\u00e9part de ce d\u00e9lai et la nature de l\u2019infraction, instantan\u00e9e ou continue, d\u00e9pendent des faits et de la qualification attribu\u00e9e \u00e0 la contrefa\u00e7on (6).<\/p>\n

L\u2019infraction pr\u00e9sente un caract\u00e8re continu ; tant que l\u2019on jouit du brevet sans autorisation, la contrefa\u00e7on perdure. D\u00e8s lors, le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription devrait courir \u00e0 compter du jour o\u00f9 cesse l\u2019usage indu du brevet. Cependant, les juges n\u2019adoptent pas syst\u00e9matiquement cette approche, retenant la date du premier acte de contrefa\u00e7on pour faire courir le d\u00e9lai de prescription.<\/p>\n

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